从欧洲专利局 (EPO) 上诉程序的证据采纳新规获得的经验

我们现在来看一看欧洲专利局 (EPO) 在颁布有关在上诉程序中采纳新证据的 2020 年新规后作出的首批裁决。NLO 欧洲专利事务所的迭戈·阿隆索-马丁内斯 (Diego Alonso-Martinez) 和万内斯·韦明斯 (Wannes Weymiens) 就专利权所有人和异议人需要了解的事项作出了报告。

欧洲专利局 (EPO) 2020 年《上诉委员会程序规则》(RPBA) 于 2020 年 1 月 1 日起生效。相较于之前的规则(简称为 RPBA 2007),RPBA 在采纳新证据、异议、论据和权利要求请求方面施加了更为严格的限制。 虽然这一法律框架仅适用于在上诉时提出的所有上述问题,但本文侧重介绍新异议和新证据的可采性裁定。 上诉委员会现已做出了应用 RPBA 2020 的首批裁决,这些裁决确实表明制度更为严格,也证明了新证据和异议的可采性更大程度上取决于在上诉程序中首次提出此类证据和异议的具体阶段。

第 (1) 阶段:对上诉理由或答辩意见中的新证据或异议的采纳

根据 RPBA 2007 的规定,在上诉理由和答辩意见中提出的新异议或证据,仅需与上诉案件相关并说明理由,即可获准进入上诉程序。 如果新的异议或证据本可以更早提出或在初审中未被接受,委员会可行使其不受理此类异议或证据的权力(RPBA 2007 第 12[2] 和 12[4] 条)。因此,根据 RPBA 2007,上诉理由(或答辩意见)中提出的新异议或证据通常会默认受理,只有委员会有权阻止。 然而,根据 RPBA 2020 新规,在上诉理由中提出的新异议或证据不再默认受理。相反,只有上诉裁定所依据的异议或证据,或者当事方能够证明这些异议或证据是在导致上诉裁定的诉讼程序中提出和保留的可受理异议或证据(因此并非新加)才可被直接采纳(RPBA 2020 第 12[4] 条结合第 12[2] 条)。这一更严格做法的总体目标是维护上诉程序的目标,现在 RPBA 2020 第 12[2] 条明确规定,应“以司法方式审查上诉裁决”。 如果上述标准均不适用(即异议或证据系属“新加”),此类异议或证据将被视为对上诉案件的修正内容(RPBA 2020 第 12[4] 条)。作为修正内容纳入上诉理由或答辩意见的证据或异议,仅可在提供理由解释为何应纳入上诉程序的情况下被委员会采纳(RPBA 2020 第 12[4] 条),这增加了当事各方证明新提交的异议或证据与案件的相关性的责任。 在上诉程序的第一阶段,委员会可根据三项准则酌情决定不予受理新证据或异议:(i) 证据或异议的复杂性;(ii) 证据或异议是否适合处理导致上诉裁定的问题;(iii) 程序节约的必要性(RPBA 2020 第 12[4] 条)。 此外,委员会不再受理作为上诉理由或答辩意见修正内容或在导致上诉裁定的诉讼程序中未予承认的异议或证据,除非不受理此类异议或证据的决定在使用自由裁量权方面存在错误,或除非上诉案件的情况证明采纳此类异议或证据的正当性(RPBA 2020 第 12[6] 条第 1 款)。 同理,如果异议或证据本应在导致上诉裁定的程序中递交,或在导致上诉裁定的程序中不再予以保留,委员会将不予受理作为修正内容的此类异议或证据,除非上诉案件的情况证明采纳此类异议或证据的正当性(RPBA 2020 第 12[6] 条第 2 款)。 RPBA 2020 第 25[2] 条下的过渡性条款明确规定,RPBA 2020 第 12[4] 条至第 12[6] 条不适用于 2020 年 1 月 1 日之前递交的任何上诉理由陈述或适时提交的任何答辩。因此,2020 年甚至 2021 年的裁决(例如,2021 年 5 月的 T 1956/17)仍大多根据先前的 RPBA 2007 第 12[4] 条得出受理在这一初始阶段递交的新异议和证据的结论。 当新修订的 RPBA 2020 第 12[4] 条和第 12[6] 条得到实施时,判例法才开始缓慢出现。 到目前为止,适用 RPBA 2020 第 12[4] 条的最典型裁决是法律上诉委员会的 J 3/20 裁定。申请人对审查分部的裁决提出上诉,该裁决中拒绝了指定纳入英国的申请。在委员会的口头审理程序中,上诉人提出了关于保护合法预期的新论据,辩称 EPO 已表示,尽管在对该案递交分案申请之前,其母案申请中已撤回了英国,但在该分案申请中英国仍为指定缔约国。 该论据因其复杂性而未被纳入上诉。对其进行评估涉及一些不利于程序节约的问题,并引入了上诉裁定中的推论没有关注的新方面(RPBA 2020 第 12[4] 条)。此外,在同一裁定中,委员会得出结论,认为不得受理新递交的材料,因为上诉人在初审程序中就可以且应当知悉相关事实,因此应在该阶段予以提交(RPBA 2020 第 12[6] 条第 2 款)。 尽管未具体涉及新的异议或证据,但 J 3/20 明确表明,即使在上诉程序的早期阶段,新递交材料的可采性门槛仍然极高,我们预计这将同样适用于新引入的证据和异议。

第 (2) 阶段:在递交上诉理由(或答辩)至委员会根据 EPC 第 100[2] 条规定在函件中所设的期限届满期间,或者在未发出此类函件的情况下,至通知口头审理程序传票期间,新证据或异议的采纳

根据 RPBA 2007 的规定,委员会已经拥有自由裁量权,可不予受理在上诉理由或针对此类理由的答辩之后提出的新异议或证据。规则中明确说明的理由是新递交问题的复杂性、诉讼程序的现状以及程序节约的必要性(RPBA 2007 第 13[1] 条)。 实际上,如果新的异议或证据表面上与上诉程序有关,即可予以采纳。因此,如果按照合理预期,新递交的异议或证据可以改变上诉结果,并且因此极有可能损害欧洲专利的维护工作(见 T 1306/09T 2542/10),则委员会通常会受理此类新递交材料。 RPBA 2020 规定了两项额外的限制措施。首先,在上诉程序的这一阶段提出的新异议或证据,仅在当事方可适当证明这一修正的正当性,并说明其仅能在该阶段递交的理由的情况下,才可以被委员会受理(RPBA 2020 第 13[1] 条)。

“在上诉程序的第一阶段,委员会可根据三项准则酌情决定不予受理新证据或异议。”

因此,如果当事方想避免其异议或证据不予受理的情况,则必须以适当方式证明其正当性。此外,RPBA 2020 第 13[1] 条与 RPBA 2007 第 13[1] 条相结合,这意味着委员会不得在新证据不适用于解决另一当事方在上诉程序中提出的可受理问题或委员会提出的问题的情况下,采纳该等新证据。 RPBA 2020 第 13[1] 条适用于任何在 2020 年 1 月 1 日仍未解决或在此之后提出的上诉,无其他特殊情况(RPBA 2020 第 25[1] 条,过渡性条款)。因此,此条现已适用于最近关于是否在诉讼程序这一阶段采纳新异议或证据的裁定。 及时递交证据似乎已成为需要考虑的重要因素。例如,在 T 446/16 案中,其中一名异议人已对上诉理由提出答辩,但在传票递送之前递交了新资料(提供一份文件补充先前作为对上诉理由的答辩意见递交的另一份文件),该递交材料根据 RPBA 2020 第 13[1] 条可获准进入诉讼程序,因为按照 RPBA 2020 第13[1] 条,有充分理由表明无法更早递交该新文件中所述的结果。 然而,在 T 2688/16 案中,异议人(上诉人)仅在口头审理程序前一个月才递交支持其论点的证据。委员会认为,让专利权所有人在口头审理前的极短时间内通过耗时实验来核查实验结果并不合理,因此未准许该新证据进入诉讼程序。 即使委员会提及 RPBA 2020 第 13[1] 条,但在 T 140/15T 2227/15T 1217/17 案中就可采性作出的裁决实际上涉及了在适用 RPBA 2020 第13(2) 条的审理阶段提出的新异议。因此,我们将在下文进一步详细讨论此类裁决,但其确实提供了一些关于 RPBA 2020 第13[1] 条适用性的见解。在这两项裁决中,有一项新提出的创造性异议因危及程序节约而未获采纳。

第 (3) 阶段:在委员会根据 EPC 第 100[2] 条规定在函件中所设的期限届满后,或在未发出此类函件的情况下通知口头审理程序传票后的新证据或异议采纳。

RPBA 2007 未明确区分上述两个阶段。然而,即使根据 RPBA 2007 的规定,委员会在上诉程序的这一后期阶段遵循的新证据或异议采纳规定也十分严格。通常情况下,在根据 EPC 第 100[2] 条规定在函件中所设的期限届满后,或在发出口头审理程序传票通知之后递交的新证据或异议,只有在其复杂性不会导致口头审理程序推迟,并因此遵循 RPBA 2007 第 13[1] 条规定的程序节约原则的条件下,才能予以受理。 然而,根据 RPBA 2020 第 13[2] 条的新规,将单独界定第三阶段及其对应的严格程度。在第三阶段提出的新异议或证据将不予受理,除非出现“特殊情况”,并由相关方提出令人信服的理由。因此,根据此规定,在上诉程序的这一后期阶段采纳新异议或证据的负担比前面的阶段还要高,且与 RPBA 2007 相比也是如此。 根据 RPBA 2020 第 25[3] 条的过渡性条款规定,如果在 2020 年 1 月 1 日之前已发出口头审理程序传票通知或委员会已按照 EPC 第 100[2] 条的规定发出相关函件,则 RPBA 2020 第 13[2] 条不适用,但应适用 RPBA 2007 第 13 条。

“因此,重要的是要尽早递交新的证据或异议,即在获悉之时便立即递交。”

因此,2020 年和 2021 年颁布的某些裁定仍根据 RPBA 2007 第 13 条得出采纳新异议和证据的结论(例如,T 1533/15T1900/17)。然而,最近也有一些适用 RPBA 2020 第 13[2] 条新规的裁定,对解读“特殊情况”提供了一定指导。 在 T 1483/16 案中,专利权人(被上诉人)在口头审理程序前一个月才递交对比实验材料,辩称开展此类实验旨在回应口头审理程序传票所附初步意见中对辅助请求创造性的否定评价。然而,委员会考虑到这一缺乏创造性的异议是上诉人早在两年多前提出的。因此,递交此类实验材料不能视作 RPBA 2020 第 13[2] 条规定的“特殊情况”。 同理,在 T 908/19 案中,异议人 2(上诉人)为迟交(仅在口头审理程序时递交)新证据和新的创造性质疑进行辩护,辩称无法更早提交文件和异议,因为此类文件和异议旨在对口头审理程序传票所附的委员会初步意见进行答辩。 但委员会指出,这项初步意见完全基于各方在其理由和答辩中提出的意见,因此认为迟交此类证据和异议的理由不符合“特殊情况”。因此,委员会根据 RPBA 2020 第 13[2] 条拒绝受理此类证据和异议。 在 T 2024/16 案中,异议人(上诉人)在口头审理程序中提出了对创造性的异议,并称已在反对通知中提出该异议。然而,上诉人未向异议分部重述也未在上诉理由陈述中重复这项异议。委员会由此认为该异议并非上诉程序的一部分,即属于对案例的修正内容且并未出现特殊情况。 因此,根据 RPBA 2020 第 13[2] 条,委员会未受理这项针对创造性提出的异议。这一裁定强调了在上诉理由陈述或答辩意见中重申所有异议的必要性,否则可能无法将此类异议纳入上诉程序,而且需要克服更大的受理负担。 第 (3) 阶段的“特殊情况”难题似乎极难应对。到目前为止,委员会尚未发现任何针对证据递交的新异议可以符合 RPBA 2020 第 13[2] 条所述的特殊情况。如何跨越这一阻碍仍有待观察。 如上所述,有若干裁决(T140/15T2227/15T1217/17)根据 RPBA 2020 第 13[1] 条驳回了对新异议的受理,而此类裁定涉及在审理期间(即第 (3) 阶段)新提出异议的情况。因此,我们将在此处讨论这些裁定。 T140/15 案涉及异议人(上诉人)在口头审理中针对创造性提出的新异议。对于上诉人迟交更改材料的情况,委员会无法找到任何令人信服的理由予以解释,并认为在口头审理这一极晚阶段处理新提出的异议不符合程序节约的规定。 在 T 1217/17 案中也应用了类似概念来驳回针对创造性提出的新质疑,同样这也是异议人(被上诉人)在口头审理期间提出的。委员会认为新异议不适合解决所提出的问题,没有事实根据,还会对程序节约造成负面影响。 同样,在 T 2227/15 案中,委员会认为异议人(上诉人)直到口头审理程序才就缺乏创造性提出确凿论据,并且鉴于异议的复杂性,受理这项异议将危及程序节约。 在这三项裁定中,委员会根据 RPBA 2020 第 13[1] 条的规定未受理新提出的异议。委员会未提及 RPBA 2020 第 13条[2] 的“特殊情况”,虽然该条例应适用于该第 (3) 阶段的可采性问题,但即使根据阻碍明显更低的 RPBA 2020 第 13[1] 条,上述裁定仍未满足条件。 在 RPBA 2020 生效之前,新递交材料的表面相关性是确定上诉程序第 (2) 和 (3) 阶段可采性的主要因素,但现在情况似乎已不再如此。目前的两个关键因素是迟交正当性和程序节约规则。

建议

总体而言,从上述裁决可以看出,RPBA 2007 的规定虽较为严格但做法更加开放,但 RPBA 2020 新规在新证据或异议的采纳上甚至更加严格。有鉴于此,我们认为须谨慎遵守以下指导意见:

  • 重要的是,所有证据和(充分解释的)异议均应与最初的上诉文件一起递交,否则即使在初审程序中已经提出,此类证据和异议仍会被视为修正内容。因此,建议在上诉理由或答辩中重申初审程序中可能与上诉有关的任何陈述意见。
  • 新证据或异议在诉讼程序中提出的时间越晚,规则便越严格,直到只有符合“特殊情况”才可获准采纳的程度。因此,重要的是尽早递交新的证据或异议,即在获悉时便立即递交,并在递交时充分解释无法更早提交的原因。这一原则似乎比过去用于确定基调的表面相关性更为重要。
  • 从上文讨论的第二阶段和第三阶段的判例法来看,为应对程序中发生的新事件(例如,委员会提出的新异议)而提出的新证据和异议可能会被受理。此类新证据或异议应在该等事件发生后尽快递交,并应随附关于迟交的适当论证。在递交新的证据或异议之前等待一年或更长时间,直到发出口头审理程序传票,很可能会扼杀新证据或异议被采纳的可能性。

新规则可能会让上诉程序变得更为顺畅且可预测,这对各方当事人都有利。各委员会是否会一致采纳上述新规仍有待观察。 迭戈·阿隆索-马丁内斯 (Diego Alonso-Martinez) 是 NLO 欧洲专利事务所的见习专利律师。 可通过以下方式与他联系:alonsomartinez@nlo.eu

万内斯·韦明斯 (Wannes Weymiens) 是 NLO 欧洲专利事务所的副合伙人。 可通过以下方式与他联系:weymiens@nlo.eu

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